El Protocolo de Madrid (Primera Parte)

EL PROTOCOLO DE MADRID (Primera Parte)

El 25 de mayo de 2012 se publicó en forma atrasada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Al respecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se ha fijado un plazo de 6 meses a 2 años para realizar las adecuaciones y ajustes que permitan a México operar dicho instrumento internacional.

Los cambios incluyen a los sistemas informáticos, guías de usuarios, manuales de procedimiento, sitios o micrositios web y reglamentación del organismo descentralizado, la inclusión de las tarifas que se pagarán por los servicios que prestará relacionados con los mecanismos del Protocolo, la posible modificación de los preexistentes que se vean afectados por esta circunstancia, la capacitación y designación del personal que se dedicará a atender dichos trámites, considerar la creación de una ventanilla de ayuda y la organización de seminarios respecto del tema con el fin de hacer accesible la cuestión a los usuarios.

Con el ingreso de Colombia, el 29 de mayo de este año a esta Convención, ahora es posible ante 87 países a elección del peticionario iniciar en forma simultánea el procedimiento de registro de marca con la presentación de una sola solicitud ante una oficina internacional competente, para el caso de México esta es el propio IMPI, siempre y cuando se haga la misma en uno de los 3 idiomas oficiales (inglés, francés o español) contemplados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Sin embargo, tal solicitud debe convertirse, en caso de proceder, en un registro nacional idéntico a los demás que se otorgan por cada oficina de marcas, en cada territorio.

De entrada, para los empresarios mexicanos que desean exportar o tener presencia o protección de sus marcas en otros países, el sistema les ofrecerá facilidades para registrar sus marcas en ciertos territorios claves para la expansión de una marca; las ventajas se traducen en no tener que emplear y gastar en despachos de abogados que deban fungir como representantes en cada destino para presentar solicitudes independientes, lo que se traduce en una reducción significativa en costos, e incluso en formalidades. Sin embargo, si las solicitudes específicas turnadas a cada oficina de marcas, en cada país, enfrentan problemas de trámite, como los derivados de la presencia de marcas previamente concedidas, se deberá recurrir entonces a una firma de abogados si se desea defender la procedencia de la solicitud.

Una ventaja importante es que si se producen cambios futuros en la titularidad de las marcas tramitadas al amparo del Protocolo, o en el nombre de la empresa o su domicilio, así como proceder a su renovación u otorgamiento de licencias, bastará con acreditarlo en el expediente internacional para que éste pueda permear a los registros nacionales, lo que claramente reduce costos y trámites.

Los especialistas a nivel nacional en México, tienen sus reservas sobre la manera apropiada en la que debemos aplicar las medidas contenidas en el Protocolo de Madrid, ya que no se ha hablado nada respecto de la implementación de un sistema de oposición, el cual es sin duda una modificación que ayudaría significativamente a elevar el nivel de la práctica en nuestro país y la certeza jurídica en materia de marcas y sin el que se pone en desventaja a las empresas nacionales frente a las extranjeras, siendo estas últimas quienes tendrán la libertad de registrar sus marcas en el país invadiendo los derechos de las primeras, especialmente si se cae en alguna de las prohibiciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El argumento es que se deja inoperante la ley federal previamente citada porque la jerarquía normativa por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a los tratados internacionales por encima de la legislación nacional, con excepción de la Constitución.

Otro argumento es el hecho de que la presentación de numerosas solicitudes que podrían colapsar el sistema, o al menos retrasar significativamente los tiempos de registro que normalmente se observan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El efecto es simple: en el momento en que se considere a nuestro país como uno más de los que el Protocolo incluye, muchas marcas que en principio no habrían sido registradas en México solicitarán contemplarlo.

Hace tiempo, este tipo de argumentos ya se habían empleado respecto del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) por el perjuicio que implica al gremio de los abogados el descenso en las contrataciones por causa de este tipo de sistemas a pesar de que aumentó el número de solicitudes de patentes en aquel tiempo exponencialmente, lo cual se repite o se pretende que así sea con las marcas. Pero bueno, se supone que cualquiera puede verificar la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Un punto importante es ver como ha funcionado para países como Alemania, Francia, Estados Unidos de América y Suiza, quienes resultan ser los países de donde proviene el mayor número de solicitudes de marcas ante la OMPI.

Según los especialistas, ese conocimiento empírico ha demostrado que muchas marcas "ociosas" estarán registradas en el país, representando un obstáculo para marcas confundibles a aquéllas por ser idénticas o similares en grado de confusión.

Quizás el aspecto rescatable sean las solicitudes multiclase, la designación específica de productos y servicios, los acuerdos entre titulares y el ya mencionado sistema de oposición, con lo cual no estan de acuerdo algunos funcionarios del IMPI en virtud de que piensan que con ello solo se beneficia al gremio de los abogados, cuando en realidad esto obedece a aspectos técnicos que permitirán corregir fallas históricas de nuestro sistema, que en la perspectiva de evolucionar hacia el nuevo modelo debe necesariamente asumirse que se debe adelgazar la cobertura de los registros. Pasar a un sistema de protección específicamente orientado a productos o servicios específicos, no sólo es la forma de compatibilizar con el Protocolo, sino de iniciar la necesaria reducción de cobertura a fin de permitir la convivencia de un mayor número de marcas que el nuevo sistema impulsará.

Respecto de los acuerdos entre titulares de marcas diversas es forzoso que la ley sea modificada para permitir y hasta impulsar las negociaciones y convenios que regulen la coexistencia de marcas, que es la forma en que internacionalmente se resuelven los conflictos de confusión.

Y así concluye la primera entrega de este tema a manera de introducción, puede que próximamente haga una segunda parte, pero hasta entonces los dejo con bastante para reflexionar.

Situación al 12 de julio de 2012 de los países parte del tratado:

Albania, Alemania, Antigua y Barbuda (2000), Argelia, Armenia, Australia (2001), Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Colombia (2012), Croacia, Cuba (1995), China, Chipre, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España (1995), Estados Unidos de América (2003), Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hungría, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel (2010), Italia, Japón (2000), Kazajstán, Kenya, Kirguistán, La ex República Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Marruecos, México (2012), Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Arabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Repúbica Dominicana (2012), República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Singapur (2000), Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea (2004), Uzbekistán, Vietnam, Zambia.